La Southern District Court of New York concede un ordine di inibitoria permanente nel caso “MetaBirkin”

La Southern District Court of New York, facendo seguito alla decisione del 14 febbraio 2023 resa ad esito del verdetto della giuria del 2 febbraio 2023 (di cui alla precedente news), ha respinto la richiesta del creatore dei noti NFT MetaBirkins, sig. Mason Rothschild, di emissione di sentenza a suo favore – o, in alternativa, di un nuovo processo – ed ha accolto la richiesta di Hermès di emissione di ordine di inibitoria permanente che impedisce a Rothschild, tra le altre cose, di continuare a commercializzare gli NFT legati all’opera d’arte Birkin e di utilizzare il dominio MetaBirkins.

Quanto alla richiesta di Rothschild di un giudizio di diritto o di un nuovo processo, la Corte americana ha ritenuto che la struttura ed il contenuto delle istruzioni fornite alla giuria fossero corretti.

Quanto alla richiesta di ordine di inibitoria permanente svolta da Hermès, la Corte americana ha in sintesi ritenuto che:

  1. Hermès ha diritto a una presunzione confutabile di danno irreparabile in virtù del verdetto della giuria a suo favore sulla richiesta di risarcimento per violazione del marchio;
  2. Sussiste la prova incontestabile che Rothschild ha continuato a promuovere le vendite dei MetaBirkins NFT sulle piattaforme dei social media e a eseguire le vendite su una piattaforma di criptovalute, pertanto il risarcimento economico stabilito dalla giuria non compenserebbe pienamente Hermès per i danni che ha subito a causa dell’uso continuato dei suoi marchi da parte di Rothschild;
  3. Rothschild ha intenzionalmente rinunciato alla protezione del Primo Emendamento progettando i propri NFT attraverso l’uso dei marchi di Hermès e con l’intenzione di sfruttarne l’avviamento e la reputazione;
  4. Il pubblico ha un interesse a non essere confuso sull’origine di un’opera d’arte, così come lo ha nei confronti di un prodotto di consumo.

L’ordine di inibitoria concesso può essere così riassunto:

  • Data la probabilità che la continuazione della vendita e del marketing dei MetaBirkins NFT generi nel pubblico confusione sulla fonte di origine, è stato vietato a Rothschild – ed a qualsiasi altra persona che sia in accordo o in partecipazione attiva con lui – di commettere ulteriori violazioni, compresa la riscossione di qualsiasi royalty dai MetaBirkins NFT che sono già stati acquistati;
  • Alla luce dell’accertamento da parte della giuria della responsabilità di Rothschild per cyber-squatting, il tribunale ha ordinato a Rothschild di trasferire a Hermès il nome di dominio www.metabirkins.com e il relativo materiale. L’ordinanza vieta a Rothschild di registrare, utilizzare o commercializzare qualsiasi nome di dominio o nome utente di social media o piattaforma NFT che utilizzi e/o incorpori il marchio “MetaBirkins”;
  • La Corte ha ordinato a Rothschild di restituire tutti i profitti che ha ricavato dagli NFT MetaBirkins, compresi i diritti d’autore o altri benefici finanziari che ha ricevuto dalla rivendita degli NFT, con termini di rendicontazione e pagamento molto stretti;
  • Rothschild deve comunicare i dettagli dell’ordinanza agli acquirenti dei NFT.

Il provvedimento, che include anche il parere del giudice, è consultabile al seguente link.

 

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