Con la decisione G 1/25 del 3 settembre 2026, l’Enlarged Board of Appeal dell’Ufficio europeo dei Brevetti ha chiarito a quali condizioni la modifica delle rivendicazioni nel corso delle procedure di esame, opposizione o ricorso comportino la necessità di adeguare anche la descrizione e gli eventuali disegni del brevetto.
In particolare, a fronte di posizioni divergenti espresse nella case law dell’Ufficio, l’Enlarged Board of Appeal ha affrontato tre quesiti:
1) Qualora le rivendicazioni di un brevetto europeo vengano modificate in fase di opposizione o di ricorso, e le modifiche introducano un’incoerenza tra le rivendicazioni modificate e la descrizione, compresi eventuali disegni, è necessario adeguare la descrizione alle rivendicazioni modificate per eliminare tale incoerenza e rispettare i requisiti della Convenzione sul Brevetto Europeo (“CBE”)?
2) In caso affermativo, quale o quali requisiti della CBE rendono necessario tale adeguamento?
3) La risposta alle questioni 1 e 2 è diversa qualora le rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo fossero modificate nel corso del procedimento di esame?
Il Board of Appeal ha subito chiarito che la risposta al terzo quesito è negativa, poiché il ruolo della descrizione e dei disegni nella valutazione del rispetto dei requisiti della CBE non dipende dalla fase procedurale in cui questi vengono in rilievo.
Per rispondere ai primi due quesiti, l’Enlarged Board of Appeal ha innanzitutto richiamato la precedente decisione G 1/24 secondo la quale, ai fini dell’interpretazione delle rivendicazioni per la valutazione della brevettabilità ai sensi degli artt. 52-57 CBE, la descrizione e i disegni devono essere consultati sempre, e non soltanto per risolvere eventuali ambiguità del testo della rivendicazione. La decisione ha tuttavia precisato che descrizione e disegni non possono essere utilizzati per imporre interpretazioni limitative o estensive prive di fondamento nel testo delle rivendicazioni stesse.
Il Board of Appeal ha quindi precisato che la necessità di adeguare la descrizione o eventuali disegni alle rivendicazioni modificate si ha solo quando l’incongruenza abbia rilevanza giuridica in quanto comporta la mancata osservanza di un requisito della CBE. La decisione ha analizzato in particolare quale possibile fondamento della necessità di adeguamento gli articoli da 52 a 57, 83, 84 e 123 della CBE. Un’incongruenza che è, invece, priva di conseguenze giuridiche ai sensi della CBE non richiede alcun adeguamento, poiché la CBE non impone di adeguare descrizione e disegni per ragioni meramente formali. In particolare, il Board of Appeal ha chiarito che il solo fatto che la descrizione contiene anche porzioni non riflesse nelle rivendicazioni non dà necessariamente luogo ad una incongruenza, e che l’Art.84 EPC non impone un obbligo generalizzato di rimuovere dalla descrizione (inclusiva dei disegni) tutte le porzioni non riflesse nelle rivendicazioni.
L’order ufficiale della decisione dunque recita: «If the claims of a European patent, or patent application, are amended during proceedings before the departments of the EPO, or in appeal proceedings, and the amendment introduces an inconsistency between the amended claims and the description, including any drawings, of the patent, or application, and because of that inconsistency Articles 52 to 57, 76(1), 83, 84, 123(2) or 123(3) EPC are not complied with, it is necessary to adapt the description, including any drawings, to the amended claims so as to remove that inconsistency».
La sentenza è consultabile al seguente link.