LA CORTE DI CASSAZIONE SULLA FORMA CHE CONFERISCE UN VALORE SOSTANZIALE AL PRODOTTO: IL CASO DELLO SCOOTER “VESPA”

Con la sentenza n. 33100/2023 pubblicata il 28 novembre 2023, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione della Corte d’Appello di Torino del 16 aprile 2019 che, a conferma della precedente pronuncia del Tribunale di Torino, aveva tra l’altro rigettato l’azione di nullità della registrazione di marchio italiana avente ad oggetto la forma di uno scooter (corrispondente nelle sue linee essenziali al modello Vespa LX del 2005).

I giudici di merito avevano bensì riconosciuto l’attrattività delle caratteristiche formali del modello Vespa e addirittura la sussistenza di un valore artistico tale da rendere invocabile la tutela autorale, ma il marchio di forma registrato era stato considerato valido – sotto il profilo dell’articolo 9.c c.p.i. – per il fatto che la gradevolezza e l’originalità delle forme non potevano essere ritenute il fattore esclusivo della decisione di acquisto del consumatore, dovendo essere attribuita rilevanza anche a considerazioni tecniche e funzionali.

Con un diverso approccio, dichiaratamente ispirato alla giurisprudenza europea menzionata nella sentenza, i giudici di legittimità hanno sottolineato che (a) si ha “valore sostanziale” quando la forma del prodotto è un fattore, sebbene non l’unico, che svolge un “ruolo molto importante” nel processo motivazionale che conduce il consumatore all’acquisto, (b) il “valore artistico” della forma del prodotto e la sua “rilevante specificità” rispetto alle altre forme abitualmente in uso sul mercato rappresentano elementi oggettivi di cui l’interprete deve tenere conto nel valutare il “valore sostanziale” e (c) la nozione di “forma che dà un valore sostanziale al prodotto” non è limitata alla forma di prodotti che hanno esclusivamente un valore artistico od ornamentale, potendo concorrere più valori sostanziali, collegati anche a “caratteristiche funzionali essenziali”.

Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte ha affermato che la forma (o altra caratteristica) che dà un valore sostanziale al prodotto, ai fini della validità di un marchio, è riferita alla forma che conferisce “un valore di mercato al prodotto, un fattore attrattivo aggiuntivo, in grado comunque di influenzare in larga misura le scelte di acquisto del consumatore”. Non occorre invece che tale caratteristica sia “l’unica o prevalente ragione, in una comparazione con altre, capace di orientare la scelta del consumatore”.

Con un ulteriore passaggio, i giudici di ultima istanza hanno censurato la decisione di secondo grado sotto il profilo del mancato riconoscimento della sussistenza di un “valore sostanziale” suscettibile di invalidare il marchio in capo a una forma del prodotto cui era stato attribuito un “valore artistico”.

La Corte di Cassazione ha affermato che il riconoscimento di un valore artistico alla forma di un prodotto quale opera di design ai fini della tutela secondo la legge sul diritto d’autore “comporta, di regola, che la stessa forma dia al prodotto quel ‘valore sostanziale’ che osta alla registrazione della forma come marchio” e che questa è proprio la condizione in cui versa lo scooter Vespa, divenuto “un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano”.

Il testo della sentenza è consultabile al seguente link.